Articolo dell’avvocato Antonio Viggiano
Un’azienda operante nel settore della distribuzione di impianti di depurazione acque inizia a ricevere lamentele da sedicenti clienti, con tanto di recensioni negative sulla pagina web e sui profili social, che contestavano alla malcapitata impresa alcune inadempienze per mancanza di qualità degli impianti e una scarsa e totale assenza di reattività alle richieste di assistenza. Nella realtà l’impresa non aveva mai avuto contatti con i soggetti in questione e, indagando sulle ragioni di tali lamentele, emergeva che altra ditta concorrente, priva di sito web e non altrimenti rintracciabile sui social, utilizzava un marchio descrittivo simile a quello adoperato dalla prima azienda.
All’esito di accurate indagini emergeva che le due aziende concorrenti utilizzavano marchi descrittivi estremamente simili, recanti un riferimento esplicito all’acqua, e che nessuna delle due imprese era protetta dalla registrazione del marchio per identificare i propri prodotti.
Prendendo spunto dall’esigenza di offrire tutela all’azienda incolpevole, ingiustamente vittime dalle critiche dei clienti dell’azienda concorrente, occorre allora domandarsi se un marchio non registrato (cd. marchio di fatto) abbia rilevanza giuridica e, in caso affermativo, individuare le forme di tutela spettanti all’azienda che opera nel mercato spendendo, appunto, un marchio di fatto.
Per rispondere al primo quesito, ovvero se i marchi di fatto abbiano una rilevanza nel mondo del diritto, sarà sufficiente richiamare l’ art. 2 co. 4° Codice della Proprietà Industriale laddove testualmente prevede «Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato…», facendovi rientrare in tale categoria anche i marchi non registrati ossia i marchi di fatto.
Chiarito ciò, quali sono le condizioni affinchè un’azienda possa invocare una tutela per il proprio marchio di fatto e difendersi da un’azienda concorrente che, come nel caso prospettato, agisca in modo sleale ? Qui entrano in gioco le condizioni del preuso e della notorietà, secondo quanto previsto dall’art. 12 co. 1 lett. a) C.P.I.
Ipotizzando che il marchio di fatto abbia acquisito una rilevanza ed una notorietà nazionale, il preuso implica il diritto all’uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente e l’invalidità del marchio successivamente registrato ad opera di terzi, poiché in tale ipotesi difetterebbe il carattere della novità, che costituisce il requisito per ottenerne una valida registrazione (Cass. civ. n. 34531/2019; Cass. civ. n. 14925/2019; Cass. civ. n. 2499/2018; Cass. civ. n. 22350/2015). Il preutente, pertanto, potrà avvalersi del marchio di fatto e proteggerlo da ogni successiva registrazione corrispondente alla denominazione da lui usata, di cui potrà ottenere la dichiarazione di nullità dei segni confliggenti (Cass. civ. n. 14925/2019; Cass. civ. n. 2499/2018; Cass. civ. n. 22350/2015).
Qualora la notorietà sia circoscritta ad un ambito ristretto e locale, il preuso non esclude la novità del marchio successivo e, quindi, non impedisce la possibilità che questo sia oggetto di valida registrazione, ai sensi del citato l’art. 12, comma 1 lett. a) C.P.I.. Il preutente, tuttavia, potrà continuare ad usare il marchio di fatto per lo stesso genere di prodotti o servizi e nell’ambito dell’uso fattone, ma non potrà vietare a colui che successivamente ha registrato il marchio di farne anch’egli uso nella zona di diffusione locale, configurandosi in tal modo la coesistenza del marchio preusato e di quello successivamente registrato (Cass. civ. n. 34531/2019; Cass. civ. n. 3236/1998; Cass. civ. n. 4405/2006).
In conclusione, alle condizioni richiamate, il titolare del marchio non registrato, in caso di violazione del suo diritto, potrà agire sulla base delle norme in materia di concorrenza sleale (artt. 2599 e 2600 c.c.) oppure – in alternativa e anche cumulativamente – sulla base delle norme del c.p.i. allegando la violazione di un suo “diritto di proprietà industriale” non titolato, ai sensi degli artt. 1 e 2 c.p.i..
